通過馬德里商標(biāo)注冊(cè)在美國應(yīng)注意哪些？

來源：m.goodpupil.cn    發(fā)布時(shí)間：2014-12-30 07:04:00　　瀏覽：5016

2003年11月2日，馬德里議定書正式在美國生效，這意味著美國也承認(rèn)了馬德里注冊(cè)的便利性———通過一次申請(qǐng)、一種語言、一種貨幣，就可以進(jìn)行多個(gè)國家的商標(biāo)注冊(cè)。美國的加入，對(duì)于推動(dòng)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系的健全和發(fā)展具有深遠(yuǎn)的意義。美國為了適應(yīng)加入馬德里體系的要求，也相應(yīng)修改了國內(nèi)法。除了馬德里議定書的一般規(guī)定外，一項(xiàng)國際申請(qǐng)?jiān)诿绹笱由毂Ｗo(hù)還會(huì)遇到一些特殊規(guī)定，在某些情況下申請(qǐng)人甚至需要直接回復(fù)國際局(IB)和美國專利商標(biāo)局(USPTO)的審查意見，這對(duì)于國內(nèi)申請(qǐng)人來講是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。下面，筆者就國際申請(qǐng)?jiān)诿绹笱由毂Ｗo(hù)時(shí)的程序和需要注意的問題進(jìn)行簡單的論述，希望能夠?yàn)橛幸馔ㄟ^馬德里議定書進(jìn)行國際注冊(cè)并在美國要求延伸保護(hù)的國內(nèi)申請(qǐng)人有所幫助。

一、提出延伸保護(hù)申請(qǐng)和申請(qǐng)日的確定

一項(xiàng)國際申請(qǐng)，如果要求在美國得到延伸保護(hù)，就必須提出請(qǐng)求，該請(qǐng)求可以在國際申請(qǐng)中提出，也可以在國際局注冊(cè)申請(qǐng)商標(biāo)后的后續(xù)指定中提出。國際局會(huì)將延伸保護(hù)申請(qǐng)通過電子文檔形式轉(zhuǎn)給美國專利商標(biāo)局。

　 如果是在國際申請(qǐng)中提出的延伸保護(hù)請(qǐng)求，申請(qǐng)日就為國際注冊(cè)日；如果是在后續(xù)指定中提出的延伸保護(hù)請(qǐng)求，申請(qǐng)日就為國際局記錄的后續(xù)指定日。
二、意圖使用聲明

申請(qǐng)延伸保護(hù)的請(qǐng)求必須要包括—份聲明，表明有真實(shí)的意圖在美國使用申請(qǐng)商標(biāo)。作出該聲明的人必須要確信申請(qǐng)人有權(quán)在商業(yè)上使用申請(qǐng)商標(biāo)，并且根據(jù)其所知，沒有其他個(gè)人、公司、團(tuán)體有權(quán)在商業(yè)上使用與申請(qǐng)商標(biāo)相同或者近似商標(biāo)，以免引起混淆和誤認(rèn)。

　 有資格簽署聲明的人包括對(duì)申請(qǐng)人有法律約束力的人，對(duì)申請(qǐng)人有確切了解或者能夠代表申請(qǐng)人的代理人和經(jīng)申請(qǐng)人授權(quán)的美國專利商標(biāo)局確定的執(zhí)業(yè)律師。

　 意圖使用聲明是在國際局注冊(cè)所需文件的必備部分，審查員不會(huì)審查在國際注冊(cè)申請(qǐng)中是否有意圖使用聲明，也不會(huì)核發(fā)這方面的審查意見。

三、對(duì)延伸保護(hù)請(qǐng)求的審查

對(duì)于請(qǐng)求延伸保護(hù)的國際注冊(cè)的審查標(biāo)準(zhǔn)和在美國主注冊(cè)簿申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)相同。根據(jù)規(guī)定，要求延伸保護(hù)的商標(biāo)是不可以在副注冊(cè)簿登記注冊(cè)的，因此，申請(qǐng)商標(biāo)必須是在主注冊(cè)簿可以注冊(cè)的，否則延伸保護(hù)請(qǐng)求將被駁回。

　 美國專利商標(biāo)局會(huì)將一次審查意見通過國際局轉(zhuǎn)達(dá)給申請(qǐng)人，第二次及以后的審查意見都將按照申請(qǐng)書的通訊地址直接寄給申請(qǐng)人。所以，正確填寫申請(qǐng)書的地址尤為重要。美國專利商標(biāo)局可以根據(jù)申請(qǐng)人的要求變更通訊地址，但不能變更國際申請(qǐng)的代理人的名稱和地址，變更代理人的名稱和地址的申請(qǐng)必須向國際局提出。

四、駁回通知

美國專利商標(biāo)局必須在接到國際局的延伸保護(hù)申請(qǐng)的18個(gè)月內(nèi)作出是否保護(hù)的決定，如果駁回，理由應(yīng)基于以下3點(diǎn)：

　 1.審查未通過；

　 2.被提出異議；

　 3.18個(gè)月后被異議的可能性，如果USPTO向國際局發(fā)出這樣的決定，則必須在異議期開始后的7個(gè)月內(nèi)或者異議期結(jié)束后的一個(gè)月內(nèi)作出駁回裁定。

　 美國專利商標(biāo)局作出的駁回決定會(huì)通過國際局轉(zhuǎn)交給要求延伸保護(hù)的申請(qǐng)人，而申請(qǐng)人的回復(fù)意見則直接交給美國專利商標(biāo)局，不必再通過國際局。

五、延伸保護(hù)證書

　 如果要求延伸保護(hù)的商標(biāo)在公告后沒有人提出異議或者異議均不成立。美國專利商標(biāo)局就會(huì)核發(fā)延伸保護(hù)證書并在官方公告上公布。

六、國際注冊(cè)轉(zhuǎn)化為國內(nèi)注冊(cè)

如果國際局根據(jù)商標(biāo)基礎(chǔ)注冊(cè)國的要求全部或者部分撤銷了國際注冊(cè)，申請(qǐng)人可以將被撤銷延伸保護(hù)的商標(biāo)的部分或者全部指定商品或服務(wù)轉(zhuǎn)化為美國的國內(nèi)注冊(cè)。但是轉(zhuǎn)化申請(qǐng)必須在國際注冊(cè)被撤銷之日起3個(gè)月內(nèi)提出，并且只有在基礎(chǔ)申請(qǐng)或者注冊(cè)被撤銷的情況下，國際注冊(cè)才能轉(zhuǎn)化為國內(nèi)注冊(cè)，如果是因?yàn)闆]有續(xù)展、所有人自己撤銷或者其他原因被撤銷，則該國際注冊(cè)不能轉(zhuǎn)為國內(nèi)注冊(cè)。

　 國際注冊(cè)人必須直接向美國專利商標(biāo)局提出轉(zhuǎn)化申請(qǐng)，轉(zhuǎn)化申請(qǐng)會(huì)按照美國國內(nèi)法律程序進(jìn)行審查，而所有轉(zhuǎn)化程序并不涉及到國際局。
　 在美國加入馬德里體系之前，的申請(qǐng)人如果要在美國申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，一般都是通過美國的律師事務(wù)所進(jìn)行辦理，費(fèi)用高昂，因此很多國內(nèi)申請(qǐng)人不愿在美國過多地注冊(cè)商標(biāo)，更別提實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略了?，F(xiàn)在申請(qǐng)人可以充分利用馬德里體系的便利性在美國注冊(cè)商標(biāo)，更加有效地實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略。當(dāng)然，在注冊(cè)的過程中可能出現(xiàn)的問題遠(yuǎn)不止本文所述的幾點(diǎn)，但只要把握了特性問題，其他問題解決起來就容易多了。

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