地理標志商標與普通商標沖突的解決適用禁止混淆原則

來源：尚標    發(fā)布時間：2016-10-20 07:05:00　　瀏覽：4389

導讀

近些年來，地理標志與普通商標之間硝煙四起，北京高院一紙《審理指南》更是一石激起千層浪。禁止混淆原則到底能不能適用于地理標志和普通商標呢?本文作者提出了他的看法。

2014年1月，北京市高級人民法院(以下稱北京市高院)出臺了《北京市高院關于商標授權確權行政案件的審理指南》(以下稱《指南》)。 《指南》第五條規(guī)定， “當事人依據(jù)其在先注冊的普通商標主張他人申請注冊的地理標志證明商標或者集體商標違反商標法第十三條第三款或者第三十條的規(guī)定不應予以核準注冊或者宣告無效的，不予支持。當事人依據(jù)其在先注冊的地理標志證明商標或者集體商標主張他人申請注冊的普通商標違反商標法第十三條第三款或者第三十條的規(guī)定不應予以核準注冊或者宣告無效的，不予支持?！?/p>

根據(jù)上述規(guī)定，在先注冊的普通商標不能依混淆理論對抗在后申請注冊的地理標志證明商標或者集體商標，反之亦然。該規(guī)定提出了明顯不同于我國多年來商標授權確權實踐的新觀點，引起了各方面的關注、討論乃至爭議，可謂一石激起千層浪。

《指南》認為禁止混淆原則不適用于解決地理標志與普通商標沖突

商標法第十三條第三款是在非類似商品上對在先已注冊的馳名商標進行保護的規(guī)定，第三十條是在相同或者類似商品上對在先已經(jīng)注冊或者通過初步審定的相同或者近似注冊商標進行保護的規(guī)定。它們共同的理論基礎是禁止混淆原則(也有觀點認為第十三條第三款還至少部分地體現(xiàn)了反淡化原則)。禁止混淆原則作為商標法處理商標之間以及商標與其他商業(yè)標記之間權利沖突的一項基本原則，體現(xiàn)在商標法的多個具體規(guī)范中，而第十三條第三款和第三十條正是商標授權確權實踐中運用最多的禁止混淆條款。由于我國將地理標志作為商標的一種類型納入到商標法的制度框架中，商標局以往在商標申請的實質審查中，一直依職權一視同仁地對普通商標和地理標志申請進行在先性審查，對違反第三十條規(guī)定的在后商標或者地理標志申請予以駁回。在先權利人及利害關系人也可以依據(jù)第十三條第三款或者第三十條等禁止混淆條款對在后普通商標或者地理標志提出異議或者無效宣告申請。

《指南》第五條對這一實踐提出了不同意見，認為商標法的上述規(guī)定不適用于解決地理標志與普通商標之間的沖突，或者說地理標志與普通商標之間不存在基于混淆的可比性，不能進行近似性比較。

實際上，上述觀點在《指南》出臺之前已經(jīng)在商標轉讓授權確權行政案件的審判實踐中得到了運用。在2013年7月作出的“恩施玉露”一案判決中，北京市高院指明了地理標志和普通商標不能進行近似性比對的依據(jù)在于兩者的功能不同。

筆者認為，地理標志與普通商標之間不存在基于混淆的可比性這一觀點是值得商榷的。

地理標志具備商標區(qū)分商品來源的功能

商標是用以區(qū)分商品和服務來源的標志。地理標志是指標示某商品來源于某地區(qū)，該商品的特定質量、信譽或者其他特征，主要由該地區(qū)的自然因素或者人文因素所決定的標志。表面上看，普通商標與地理標志確實有不同的功能。普通商標是用來區(qū)分商標和服務來源的，地理標志是用來區(qū)分商品的地理來源的;普通商標似乎與商品或者服務的質量關系不大，而地理標志要求商品有特定的質量、信譽或者其他特征，并且這些特征由當?shù)氐淖匀换蛘呷宋囊蛩厮鶝Q定。除此之外，我們常?？吹揭韵铝餍械恼f法：普通商標權是私權，地理標志屬于公共資源，不是私權;普通商標的商品來源是唯一的，而地理標志商品的來源是該區(qū)域內眾多符合條件的生產(chǎn)者。

這些觀點看似無懈可擊，但以此得出普通商標和地理標志并存不會導致相關公眾混淆，兩者不存在基于混淆的可比性結論，理由并不充分。根據(jù)演繹推理的三段論，已知的大前提是禁止混淆原則適用于解決商標權利沖突，要得出該原則不適用于解決地理標志與普通商標之間的權利沖突，小前提必須是地理標志不是商標。僅證明地理標志與一部分商標在具體功能上有所不同是不充分的，就像我們不能由白馬非紅馬而得出白馬非馬的結論。那么地理標志和商標的概念是類屬關系嗎?這就要看地理標志是否具備商標之所以與非商標相區(qū)分的本質特征，也就是要看地理標志是否具備商標用以區(qū)分商品和服務來源的功能。

地理標志是區(qū)別性的商業(yè)標記，能夠區(qū)分商品的地理來源。但它不是泛泛地指示產(chǎn)地，通過進一步考察可以發(fā)現(xiàn)，它能夠指示商品來源于該地域范圍內符合條件的生產(chǎn)團體，借著這一標記，消費者能夠將商品與提供該商品的特定生產(chǎn)團體聯(lián)系起來，而這恰恰就是商標區(qū)分特定來源的功能。有一種觀點認為，地理標志產(chǎn)品是由本地域符合條件的不特定數(shù)量的生產(chǎn)者提供的，因此無法指示商品的特定來源。這種觀點并不正確。對于消費者來說，商標指示的特定來源在多數(shù)情況下是匿名的，他們通常不知道也不關心具體廠家是誰，只關心自己這一次購買的商品是否能帶來與上一次相同的體驗，或者帶來從他人或者廣告中所了解到的預期體驗。只要能建立這種聯(lián)系，該標志就能起到指示特定來源的作用?，F(xiàn)實中，同一商標可以通過許可使用由不同的廠家提供商品，比如可口可樂的廠家分布在全世界，其數(shù)量遠遠超過任何一個地理標志產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家，但消費者并不關心他買的可口可樂飲料是無數(shù)個廠家中的哪一個生產(chǎn)的。以生產(chǎn)者數(shù)量的多寡來區(qū)分商品來源的特定與不特定，誤解了“特定”的含義，同時也是不可靠的。由此可見，地理標志具備商標的功能。

從商品質量與標志的關系來看，也可以得出相同的結論。與商品的質量相關與其說是地理標志所獨有的，不如說是商標本身所具備的功能。說到底，商標區(qū)分商品的來源只是一種手段。對于生產(chǎn)者來說，他希望基于這一手段向消費者傳遞一種商品品質的保證信息，讓消費者放心購買從而贏得利潤。對于消費者來說，商標降低了搜索預期品質商品的成本，或者說通過商標可以便捷地購買到具備符合自己心意的品質的產(chǎn)品。這種在消費者中建立起來的商品的品質與標志所指示的特定來源之間的聯(lián)系，是普通商標和地理標志所共有的。

至于說地理標志是公共資源，與作為私權客體的普通商標不同，這種觀點也是有失偏頗的。判斷公產(chǎn)與私產(chǎn)的標準不是所有人是個人還是團體，也不是所有人的人數(shù)的多少，而是權利行使的目的。地理標志權利行使的目的不是為了抽象的公共利益，而是為了具體的特定生產(chǎn)團體的利益，應當通過賦予私權的方法來保護。TRIPS協(xié)議的序言中也明確規(guī)定，知識產(chǎn)權是私權，而地理標志正是協(xié)議明文保護的知識產(chǎn)權。因此，地理標志與商標權一樣，都是私權。

總之，地理標志與普通商標雖然在具體功能上有所不同，但都具備區(qū)分商品來源這一商標的本質功能。既然如此，以地理標志與普通商標具體功能不同為由排除禁止混淆原則對解決地理標志與普通商標權利沖突的適用是不成立的。

禁止混淆原則是我國商標法保護地理標志的一個基石

商標法第三條規(guī)定：“經(jīng)商標局核準注冊的商標為注冊商標，包括商品商標、服務商標和集體商標、證明商標?！钡谑鶙l第二款規(guī)定：“前款所稱地理標志，是指標示某商品來源于某地區(qū)，該商品的特定質量、信譽或者其他特征，主要由該地區(qū)的自然因素或者人文因素所決定的標志?！鄙虡朔▽嵤l例第四條規(guī)定，“商標法第十六條規(guī)定的地理標志，可以依照商標法和本條例的規(guī)定，作為證明商標或者集體商標申請注冊?！? 由此可見，證明商標和集體商標是我國法定的商標類型，地理標志作為商標注冊的形式是證明商標或者集體商標，也就是說，按照我國法律規(guī)定，地理標志的性質是商標。在商標法沒有特別規(guī)定基于混淆原則的近似性審查僅適用于普通商標，而不適用于地理標志的情況下，該原則當然適用于解決普通商標與地理標志之間的沖突。

根據(jù)禁止混淆原則，在后申請的普通商標與在先申請的地理標志近似的，商標局應依職權予以駁回。如僥幸獲得注冊，在先地理標志注冊人及利害關系人可以比較容易地通過異議和無效制度維權，其舉證責任主要是提交一份在先申請或者注冊的證明。對于在后申請的地理標志而言，由于其在歷史上長期使用，具有特定的聲譽，只要在法定期限內積極維權并提交這些證據(jù)，也不難利用商標法對未注冊商標保護的規(guī)定撤銷在先普通商標。此外，地理標志集體商標或者證明商標一旦獲得注冊，就可以行使專用權，發(fā)現(xiàn)他人有侵權行為的，可以依據(jù)商標法第五十七條的規(guī)定維權，其舉證責任主要是提交注冊證。然而一旦認為地理標志和普通商標不能進行混淆性比對，地理標志注冊人將無法依據(jù)上述規(guī)定維權。

首先，盡管《指南》中沒有明確指出，但從第五條的理論依據(jù)來看，商標法第十三條第二款(未注冊馳名商標的保護)、第十五條一款(代理人代表人搶注)、第十五條第二款(基于特定關系的搶注)、第三十一條(在先申請但未通過初步審定的商標的保護)、第三十二條后半段(不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標)等其他體現(xiàn)禁止混淆原則的規(guī)定同樣不能適用。

其次，商標法第十條一款第(七)項(產(chǎn)地誤認)、第十條第二款(縣級以上行政區(qū)劃名稱和公眾知曉的外國地名禁止注冊)以及第十一條一款第(二)項(產(chǎn)地描述，缺乏顯著性)等涉及地名的禁用禁注規(guī)定雖然在很大程度上可以阻止地理標志被他人搶注為普通商標，但如果商品確實來自于地理標志指示區(qū)域，而地理標志又不是縣級以上行政區(qū)劃名稱或公眾知曉的外國地名，或者雖然是但有其他含義，并且商標具有顯著性或者經(jīng)過使用取得顯著性的，則這些條款均無法適用。第十條一款第(八)項規(guī)定禁止的是對公共利益和公共秩序有不良影響的標志，而地理標志屬于私權，是特定的民事權益，因此該項規(guī)定不能用于保護地理標志權。

再次，把地理標志作為在先權利，依據(jù)第三十一條前半句(申請注冊商標不得損害他人現(xiàn)有的在先權利)請求不予核準或者宣告普通商標無效的思路，也是行不通的。在這種思路下，無可回避的一個問題是如何判斷“損害”，其理論基礎是什么。對于在先商業(yè)標記權而言，如在先商號權、在先域名權等，判斷普通商標申請構成“損害”的理論基礎都是禁止混淆原則。地理標志作為商業(yè)標記的一種，在作為在先權利時，判斷其是否可能受在后商標的損害，理論基礎也只能是禁止混淆原則，但《指南》第五條已經(jīng)否定了該原則適用的可能。

最后，商標法第十六條一款這一地理標志保護特別規(guī)定無法彌補上述漏洞。該款規(guī)定， “商標中有商品的地理標志，而該商品并非來源于該標志所標示的地區(qū)，誤導公眾的，不予注冊并禁止使用;但是，已經(jīng)善意取得注冊的繼續(xù)有效?！北砻嫔峡矗颂帯罢`導”的含義是使公眾在商品的產(chǎn)地問題上受到了欺騙，因此該款屬于絕對條款。但商標法第四十五條規(guī)定， “已經(jīng)注冊的商標，違反本法……第十六條一款……的，自商標注冊之日起五年內，在先權利人或者利害關系人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效?！币虼耍摽钜簿哂邢鄬l款的屬性。在作為相對條款時， “誤導”的含義顯然不再是“產(chǎn)地欺騙”、 “產(chǎn)地誤認”，而只能是“混淆”。由此可見，第十六條一款兼有絕對條款和相對條款雙重屬性。作為絕對條款時，第十六條一款規(guī)定的“誤導公眾”與第十條一款第(七)項禁止的產(chǎn)地誤認并無實質不同，但由于前者是有關地理標志的特別規(guī)定，后者是對商標的一般規(guī)定，因此發(fā)生競合時應適用前者的規(guī)定。同第十條一款第(七)項的規(guī)定一樣，對于商品確實來自地理標志所標示地區(qū)的普通地名商標，第十六條一款不能禁止。作為相對條款時，該款既可以用于保護在先未注冊的地理標志，也可以用來保護在先已注冊的地理標志，但基于混淆的可能，原則上只能在相同或者類似商品上予以保護，這與商標法第十五條、第三十條、第三十一條、第三個二條后半段等所調整的情形重合。當商品并非來自地理標志標示地區(qū)時，應適用第十六條一款的特別規(guī)定，否則應適用上述對商標的一般規(guī)定。但不論如何，將第十六條一款作為相對理由條款進行適用與《指南》第五條認為地理標志與普通商標之間不能進行基于混淆的比對的邏輯是不能相容的。

通過以上分析我們可以看到，將商標法第十三條第三款和第三十二條中的“商標”限縮性地解釋為“普通商標”，既無道理，也無必要，且違反了利用商標制度的優(yōu)勢保護地理標志的初衷，動搖了地理標志商標保護制度的基礎。

適用禁止混淆原則解決地理標志和普通商標沖突符合國際慣例

美國《蘭哈姆法》第二條(e)款規(guī)定， “與他人已注冊的商標近似，容易導致混淆、錯誤或者欺騙的，不得注冊?！钡谒臈l規(guī)定， “商品商標的注冊規(guī)定，只要能夠適用，就同樣適用與對集體商標和證明商標(包括原產(chǎn)地標志)的注冊……集體商標和證明商標一旦獲得注冊，就享有和本章對于商品商標提供的同樣的保護?！泵绹渡虡藢彶槌绦蚴謨浴返谑率顷P于證明商標的審查標準，其中1306.06部分規(guī)定， “除非本手冊另有規(guī)定，對證明商標可注冊性的審查適用與普通商標相同的標準……關于《蘭哈姆法》第二條(e)款的適用，判定混淆可能的標準對證明商標是相同的?！笨梢姡绹虡朔ㄕJ為禁止混淆原則適用于解決地理標志與普通商標的沖突。

我國臺灣地區(qū)商標法對此也做了類似的規(guī)定。第二十三條一項第十三款規(guī)定， “相同或近似于他人同一或類似商品或服務之注冊商標或申請在先之商標，有致混淆誤認之虞者，”不得注冊。第八十條規(guī)定， “證明標章、團體標章或團體商標除本章另有規(guī)定外，依其性質準用本法有關商標之規(guī)定”。 《商標法規(guī)暨審查基準》第九章《地理標示申請證明標章注冊作業(yè)要點》進一步規(guī)定， “鑒于我國對于地理標示并未單獨立法加以保護，故以地理標示申請為證明標章之注冊者，其保護相當于其他一般證明標章，仍依商標法相關規(guī)定審查之”，審查事項包括， “……有無違反商標法第二十三條一項各款情形?！?/p>

TRIPS協(xié)議在第十六條中規(guī)定了禁止混淆原則。該條一款規(guī)定， “注冊商標的所有人應有權來阻止所有第三方未經(jīng)其同意在交易過程中對與已獲商標注冊的貨物或服務相同或類似的貨物或服務使用相同或類似的標記，如果這種使用可能會產(chǎn)生混淆。若對相同貨物或服務使用了相同的標記，則應推定為存在混淆的可能?！贝颂?，TRIPS協(xié)議的用詞是“標記(SIGN)”，而非“商標(TRADEMARK)”，是因為標記的外延比商標更廣，除了商標外，商號、域名、地理標志等都屬于標記的范疇。

除正式條約外，一些知識產(chǎn)權國際組織也在致力于協(xié)調各國地理標志保護的立場。1994年，國際保護知識產(chǎn)權協(xié)會哥本哈根執(zhí)行委員會通過《商品和服務商標及地理標志決議》，決議認為， “原則上地理標志可以構成一個保護性的商標……對商標保護的一般原則適用于這種類型的商標”，當商標與原產(chǎn)地名稱間發(fā)生沖突時，“應考慮兩個中有優(yōu)先權的一個”。2006年，該協(xié)會在哥德堡大會上通過《商標與地理標志的關系決議》，決議認為， “地理標志可以在商標法的框架下被保護……解決商標和地理標志沖突的指導原則是時間在先、權利優(yōu)先(first in time，first in right)”。這些決議無一例外都認為禁止混淆原則對于解決地理標志與普通商標的沖突是適用的。

排除適用禁止混淆原則的不良后果

首先，否定禁止混淆原則適用于解決地理標志和普通商標沖突可能導致大量相同或者近似的地理標志和普通商標并存注冊。商標的可注冊性要求包括合法性、顯著性、非功能性和在先性四個方面[2]。

《指南》中第五條的規(guī)定實質上排除了地理標志與普通商標之間基于禁止混淆原則的在先性審查。盡管商標法對于普通地名商標的可注冊性從合法性和顯著性方面設置了多重障礙，但取消在先性審查之后，仍有一些與在先地理標志近似的普通地名商標可以獲準注冊。另一方面，對與在先普通地名商標近似的在后地理標志，商標法已無條款可以阻止其取得注冊。此外，法律雖然規(guī)定地理標志必須能夠指示商品的地理來源，但并未規(guī)定必須以地名的文字形式指示，單獨以地圖輪廓、標志性建筑物等形式指示的，只要消費者能將其與相應的地域相聯(lián)系，亦符合法律規(guī)定。法律也未規(guī)定地理標志除了指示地理來源的要素外不能包含其他要素，現(xiàn)實中大量地理標志還包含其他文字和圖形部分。

《指南》認為地理標志與普通商標不能進行基于混淆的近似性比較，意味著包含他人在先普通商標的地理標志將可以獲得注冊。其次，地理標志權人遭遇普通商標侵權，或者普通商標遭遇地理標志侵權時，權利人將難以維權。因為不論是商標法規(guī)定的侵權行為還是反不正當競爭法對知名商品特有名稱的保護，其基礎都是禁止混淆原則。第三，地理標志以及馳名的普通商標常常蘊含很大的經(jīng)濟價值，而否定禁止混淆原則的適用使得搶注容易成功，這可能引發(fā)不法之徒的搶注。第四，地理標志和普通商標在實際使用中的表現(xiàn)形式并無明顯不同，實踐中消費者無從判斷到底哪一個是地理標志哪一個是普通商標，因而勢必造成混淆。第五，在以上種種因素綜合作用下，長此以往地理標志在市場上將面臨失去信譽的風險。

最后，如前文所述，《指南》第五條的規(guī)定違反了TRIPS協(xié)議的規(guī)定，如照此執(zhí)行，將來可能使步歐共體的后塵，卷入國際知識產(chǎn)權爭端，從而損害我國保護知識產(chǎn)權的良好國際形象。

文章標簽:  地理商標