企業(yè)如何保護被搶注的未注冊商標(biāo)

來源：計兮網(wǎng)    發(fā)布時間：2016-04-15 02:45:00　　瀏覽：1541

中國商標(biāo)法律保護采取“申請在先原則”，即原則上將商標(biāo)專用權(quán)授予最先申請注冊人，使經(jīng)合法注冊的商標(biāo)在中國得到較高程度上的法律保護。但因為種種原因，一些企業(yè)未能將其已經(jīng)建立了一定商譽的商標(biāo)申請注冊。對此，《中華人民共和國商標(biāo)法》(下稱“《商標(biāo)法》”)中對在先使用、但未注冊的商標(biāo)也給予了一定程度上的保護。對在先使用的未注冊商標(biāo)的保護主要體現(xiàn)在《商標(biāo)法》第十三條第一款和第三十一條兩個法條之中。前者是對被認定為馳名商標(biāo)的未注冊商標(biāo)的保護，而后者禁止以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的未注冊商標(biāo)。本文旨在幫助企業(yè)理解如何依據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條在華保護其未注冊商標(biāo)。

《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定：“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。”

根據(jù)該規(guī)定，作為未注冊商標(biāo)的權(quán)利人，其權(quán)利僅限于禁止他人“注冊”其商標(biāo)，而不延伸至禁止他人“使用”其未注冊商標(biāo)。這意味著，倘若企業(yè)的未注冊商標(biāo)被他人使用，除非該企業(yè)可依據(jù)《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》的相關(guān)規(guī)定追究該使用行為的法律責(zé)任，否則，其不能根據(jù)《商標(biāo)法》的規(guī)定請求禁止對該商標(biāo)的“使用”行為。但未注冊商標(biāo)權(quán)利人可自公告之日起三個月內(nèi)對初步審定的搶注商標(biāo)向商標(biāo)局提起商標(biāo)異議程序，或自搶注商標(biāo)注冊之日起五年內(nèi)請求商標(biāo)評審委員會(下稱“商評委”)裁定撤銷該商標(biāo)的注冊(下稱“商標(biāo)異議或撤銷”或“行政程序”)。企業(yè)若有意撤銷該商標(biāo)的注冊應(yīng)滿足以下三個前提條件：

(1)搶注人應(yīng)“以不正當(dāng)手段搶先注冊”該商標(biāo);

(2)未注冊商標(biāo)權(quán)利人“已經(jīng)使用”該商標(biāo);

(3)對該商標(biāo)的使用應(yīng)“有一定影響力”。

　　如何理解“以不正當(dāng)手段搶先注冊”

最高人民法院(下稱“最高院”)于 2010年4月20日發(fā)布的《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》(下稱“《意見》”)第十八條第一款規(guī)定：“根據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定，申請人不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。如果申請人明知或者應(yīng)知他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)而予以搶注，即可認定其采用了不正當(dāng)手段。”

在常州誠聯(lián)電源制造有限公司(下稱“常州誠聯(lián)”)訴商評委、常州市創(chuàng)聯(lián)電源有限公司(下稱“創(chuàng)聯(lián)公司”)商標(biāo)撤銷行政糾紛再審案(下稱“常州誠聯(lián)案”)((2006)行監(jiān)字第118-1號)中，最高院也認定：“(常州誠聯(lián))在明知創(chuàng)聯(lián)公司(未注冊商標(biāo)權(quán)利人)使用爭議商標(biāo)的圖形標(biāo)志的情況下，創(chuàng)辦經(jīng)營同類業(yè)務(wù)的公司在同類商品上搶注創(chuàng)聯(lián)公司正在使用的商標(biāo)及商標(biāo)圖形，…… 因此常州誠聯(lián)注冊爭議商標(biāo)的不正當(dāng)性是明顯的。”

從《意見》的規(guī)定和前述案例中可以看出，若搶注人知道或應(yīng)當(dāng)知道某具有一定影響的未注冊商標(biāo)已被他人在先使用但仍注冊該商標(biāo)，其行為可被認定為采用了不正當(dāng)手段。因此，在啟動針對搶注人行為的商標(biāo)異議或撤銷程序之前，企業(yè)應(yīng)積極收集可證明搶注人知曉未注冊商標(biāo)使用情況的證據(jù)，以此證明搶注人實施了“以不正當(dāng)手段搶先注冊”的行為。

另外，若企業(yè)提交的證據(jù)可證明對未注冊商標(biāo)的使用范圍廣、方式多、時間久和頻率高，則更易使商評委和法官作出“搶注人知道或應(yīng)當(dāng)知道未注冊商標(biāo)已經(jīng)在先得到了使用”的判斷，進而認定或推定搶注行為“采用了不正當(dāng)手段”。當(dāng)然，如果未注冊商標(biāo)權(quán)利人提供了足以證明搶注人對未注冊商標(biāo)有所了解的直接證據(jù)，將更易于使未注冊商標(biāo)權(quán)利人獲得對其有利的認定。

如何理解“已經(jīng)使用”

在廣州市番禺區(qū)萬聲達電子電器廠訴商評委、蔡力商標(biāo)撤銷行政糾紛案(下稱“萬聲達案”)((2011)高行終字第365號)中，北京市高級人民法院(下稱“北高院”)認定，《中華人民共和國商標(biāo)法實施條例》(下稱“《商標(biāo)法實施條例》”)第三條中關(guān)于商標(biāo)法意義上的“使用”之規(guī)定適用于《商標(biāo)法》第三十一條中“已經(jīng)‘使用’”之情形。

《商標(biāo)法實施條例》第三條規(guī)定：“商標(biāo)法和本條例所稱商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中。”北高院于2006年3月7日發(fā)布的《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答》第二條明確說明：“在商業(yè)活動中，使用商標(biāo)標(biāo)識標(biāo)明商品的來源，使相關(guān)公眾能夠區(qū)分提供商品的不同市場主體的方式，均為商標(biāo)的使用方式。除商標(biāo)法實施條例第三條所列舉的商標(biāo)使用方式外，在音像、電子媒體、網(wǎng)絡(luò)等平面或立體媒介上使用商標(biāo)標(biāo)識，使相關(guān)公眾對商標(biāo)、商標(biāo)所標(biāo)示的商品及商品提供者有所認識的，都是商標(biāo)的使用。”

從這些規(guī)定和案例中可以看出，可被法院認可的商標(biāo)使用方式較多樣，一些通過新型技術(shù)手段推廣和宣傳商標(biāo)的方式也可被接受和認定。這意味著，企業(yè)對未注冊商標(biāo)的各種使用方式均有可能被法院予以認可。因此，在收集可證明未注冊商標(biāo)得到了實際使用的證據(jù)時，企業(yè)應(yīng)充分參考上述規(guī)定，將所有與該商標(biāo)有關(guān)的商業(yè)活動均考慮在內(nèi)，避免遺漏可能被認可的用以證明該商標(biāo)實際得到使用的證據(jù)。

企業(yè)在日常經(jīng)營中應(yīng)定期、系統(tǒng)和規(guī)律地將其對核心商標(biāo)的使用情況予以記錄和備案，這對于未注冊商標(biāo)權(quán)利人企業(yè)來說尤為重要。除此以外，在針對搶注商標(biāo)啟動法律程序之前，企業(yè)應(yīng)將曾經(jīng)對其未注冊商標(biāo)的全部使用情況告知其律師，這將為律師篩選可證明該商標(biāo)得到使用的有力證據(jù)提供更多的便利。在一些企業(yè)中，可證明企業(yè)商標(biāo)得到使用的全部證據(jù)分別保存于多個部門。對于這些企業(yè)，其應(yīng)做好各個部門之間的協(xié)調(diào)工作，以確保系統(tǒng)地收集和整理全部證據(jù)。

但需要注意的是，《意見》第二十條第二款規(guī)定：“沒有實際使用注冊商標(biāo)，僅有轉(zhuǎn)讓或許可行為，或者僅有商標(biāo)注冊信息的公布或者對其注冊商標(biāo)享有專有權(quán)的聲明等的，不宜認定為商標(biāo)使用。”因此，單獨的轉(zhuǎn)讓、許可行為或僅有對商標(biāo)所有權(quán)作出聲明的行為并不能被認定為商標(biāo)的使用行為。但企業(yè)可將其轉(zhuǎn)讓、許可未注冊商標(biāo)的行為作為輔助證據(jù)，與前一段所指商標(biāo)的使用方式相結(jié)合，用以證明未注冊商標(biāo)權(quán)利人“已經(jīng)使用”該商標(biāo)。

此外，未注冊商標(biāo)權(quán)利人有時會在行政訴訟階段補充提交一些證據(jù)以支持其撤銷搶注人已搶注商標(biāo)的請求。在行政程序階段，假若這部分證據(jù)未被提交且其證明目的亦未被提及，法院一般不予接受。但是，如果企業(yè)在行政程序階段已提交了用以證明其對未注冊商標(biāo)的使用事實的部分證據(jù)，之后在訴訟階段繼續(xù)提交其他證據(jù)用以補充說明其對商標(biāo)的使用情況，則這部分證據(jù)有可能被法院采納。

如何理解“有一定影響”

若未注冊商標(biāo)權(quán)利人有意針對他人搶注行為提出商標(biāo)異議或撤銷申請，則該企業(yè)對其未注冊商標(biāo)的使用還應(yīng)具有一定影響力。應(yīng)怎樣理解對商標(biāo)的使用達到“有一定影響”的程度呢?

《意見》第十八條第二款規(guī)定：“在中國境內(nèi)實際使用并為一定范圍的相關(guān)公眾所知曉的商標(biāo)，即應(yīng)認定屬于已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。有證據(jù)證明在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳等的，可以認定其有一定影響。”

最高院在常州誠聯(lián)案中認定：“《商標(biāo)法》第三十一條規(guī)定的‘有一定影響’的商標(biāo)，通常是指已經(jīng)使用了一定時間，因一定的銷售量、廣告宣傳等而在一定范圍的相關(guān)公眾中具有知名度，被視為區(qū)分商品或服務(wù)來源的未注冊商業(yè)標(biāo)志。” 在萬聲達案中，北高院認定：“‘有一定影響’的情形是指相關(guān)商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳等，從而能夠使一定范圍的相關(guān)公眾知曉該商標(biāo)，進而對商品來源加以區(qū)分。…… 僅憑一份廣告不足以認定‘具有一定影響’。”在另一案中，北高院也認定，僅有一份榮譽證書通常不足以證明“有一定影響”的認定。

從《意見》的規(guī)定和前述兩個案例中可以看出，若企業(yè)欲撤銷他人搶注的商標(biāo)，其應(yīng)舉證說明未注冊商標(biāo)的使用已經(jīng)達到了在一定范圍的相關(guān)公眾中具有知名度的程度。法院在認定“一定范圍的相關(guān)公眾”和“具有知名度”時具有一定的靈活性，并且會綜合考量各種因素，單獨一份廣告、一次商業(yè)活動和偶發(fā)的短暫使用均不足以達到“有一定影響”的程度。

因此，在啟動商標(biāo)行政程序之前，企業(yè)應(yīng)充分考慮其現(xiàn)有證據(jù)是否可證明對未注冊商標(biāo)的使用持續(xù)了一定時間，且使用該商標(biāo)的服務(wù)或產(chǎn)品已經(jīng)具有了一定市場銷量。此外，如果搶注人所在的地區(qū)并非是未注冊商標(biāo)的使用地區(qū)，那么對未注冊商標(biāo)知名度將有更高的要求。如果未注冊商標(biāo)在搶注人所在的地區(qū)得到了使用或搶注人的搶注行為系明知或具有惡意，那么對未注冊商標(biāo)知名度的要求就會相對降低。

他人已經(jīng)使用并有一定影響的“商標(biāo)”是否僅僅局限于與搶注人搶注的商標(biāo)在相同類別上的相同商標(biāo)

在萬聲達案中，商評委、北京市第一中級人民法院和北高院均認為，若在先使用并有一定影響的商標(biāo)系被異議商標(biāo)使用在類似商品上的近似商標(biāo)，則在先商標(biāo)權(quán)利人可以根據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定針對被異議商標(biāo)提出商標(biāo)異議申請。因此，他人已經(jīng)使用并有一定影響的“商標(biāo)”并不僅僅局限于與“被異議商標(biāo)”在相同類別上的相同商標(biāo)，對其保護還可包括禁止在相同或類似商品或服務(wù)上搶注與他人在先使用的未注冊商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)的行為。在實踐中，一些搶注者將有一定影響的未注冊商標(biāo)在類似商品上申請商標(biāo)注冊，或?qū)⑵渖约有薷暮髮⑴c之相近似的商標(biāo)在相同或類似商品上申請注冊。對于這些情況，企業(yè)可以定期監(jiān)測相關(guān)類別上的商標(biāo)注冊情況，并及時針對與其未注冊商標(biāo)在類似商品上的近似商標(biāo)提出商標(biāo)異議或撤銷申請。

結(jié)束語

企業(yè)若希望根據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定來禁止搶注其未注冊商標(biāo)的行為，應(yīng)滿足一定的前提條件，即該未注冊商標(biāo)應(yīng)已被廣泛使用，對未注冊商標(biāo)的使用行為已經(jīng)導(dǎo)致其具有一定影響，并且搶注該未注冊商標(biāo)的行為是通過不正當(dāng)?shù)氖侄螌嵤┑?。在對搶注行為啟動商?biāo)行政程序前，企業(yè)在收集證據(jù)時應(yīng)仔細研究上述法律規(guī)定、法院論證思路和案例的判決結(jié)果，為更好得準(zhǔn)備相應(yīng)程序提供參考。

我們在此針對未注冊商標(biāo)權(quán)利人對搶注人已注冊商標(biāo)提出商標(biāo)異議或撤銷申請時提供一些建議。對于這樣的商標(biāo)行政程序，商標(biāo)行政機關(guān)將根據(jù)未注冊商標(biāo)權(quán)利人實際提交的證據(jù)來進行審理，審理過程本身屬于商標(biāo)行政機關(guān)作出具體行政行為的過程。因此，若對商標(biāo)行政機關(guān)的審理結(jié)果不滿意，企業(yè)有權(quán)向法院提起行政訴訟。

在訴訟階段，法院將審查商標(biāo)行政機關(guān)是否針對未注冊商標(biāo)權(quán)利人所提交的證據(jù)作出了合法的行政決定。因此，企業(yè)應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，盡量在啟動商標(biāo)行政程序時就將所掌握的全部證據(jù)提交給行政機關(guān)予以裁決，以避免企業(yè)將其在啟動該程序之前已獲得的證據(jù)在司法程序中才得以提交的情況，降低不必要的敗訴風(fēng)險。

最后，值得一提的是，十一屆全國人大常委會第三十次會議在2012年年底審議了《中華人民共和國商標(biāo)法修正案(草案)》，并將該草案公開發(fā)布以向公眾征求意見。該草案在原《商標(biāo)法》第十五條中增加一款，作為第二款：“就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標(biāo)與他人在先使用的商標(biāo)相同或者近似，申請人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊。”

從這個條款中可以看出，立法者意圖對搶注他人未注冊商標(biāo)的情形加以進一步的限制和禁止。但值得注意的是，此條款對保護未注冊商標(biāo)權(quán)利人仍附加了限制性的條件。盡管如此，若針對該條款的修改意見被新的《商標(biāo)法》采納，未注冊商標(biāo)權(quán)利人的權(quán)利將可能會進一步得到保障。

文章標(biāo)簽:  商標(biāo)搶注  商標(biāo)注冊